專家:新修改的美國(guó)專利法利于中國(guó)企業(yè)在美維權(quán)

新修改的美國(guó)專利法重新定義現(xiàn)有技術(shù)范圍，設(shè)立授權(quán)后重審程序和雙方重審程序

——中國(guó)企業(yè)便于在美發(fā)起專利挑戰(zhàn)

　　在最近一次美國(guó)專利法修改中，涉及專利無(wú)效的內(nèi)容是變動(dòng)較大的部分，也是公眾廣為關(guān)注的焦點(diǎn)之一。重新定義現(xiàn)有技術(shù)的范圍，取消了雙方再審(Inter Partes Reexamination)程序，設(shè)立了授權(quán)后重審(Post-Grant Review，簡(jiǎn)稱PGR)程序和雙方重審(Inter Partes Review，簡(jiǎn)稱IPR)程序，這些都將對(duì)企業(yè)產(chǎn)生重大影響。對(duì)此，專家指出，新修改的美國(guó)專利法，擴(kuò)大了專利無(wú)效的依據(jù)，拓寬了無(wú)效專利的渠道，有利于中國(guó)企業(yè)在美國(guó)挑戰(zhàn)專利的有效性。

　　擴(kuò)大專利無(wú)效依據(jù)

　　利于發(fā)起專利挑戰(zhàn)

　　“ 在專利權(quán)無(wú)效的實(shí)踐中，應(yīng)用最廣泛的請(qǐng)求宣告專利無(wú)效的依據(jù)，就是挑戰(zhàn)專利的新穎性(《美國(guó)專利法》第102條)和非顯而易見(jiàn)性(《美國(guó)專利法》第103條)，也就是利用現(xiàn)有技術(shù)攻擊專利的有效性。在最近一次美國(guó)專利法修改中，雖然對(duì)什么是新穎性和非顯而易見(jiàn)性未作修改，但卻擴(kuò)大了現(xiàn)有技術(shù)的范圍。這一變動(dòng)，擴(kuò)大了專利無(wú)效的依據(jù)，今后在美國(guó)挑戰(zhàn)專利將變得更容易。”美國(guó)飛翰律師事務(wù)所合伙人陳維國(guó)律師告訴中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)記者。

　　據(jù)陳維國(guó)介紹，在最近一次美國(guó)專利法修改中，現(xiàn)有技術(shù)范圍的變化，主要體現(xiàn)在時(shí)間、地域、語(yǔ)言3個(gè)方面。

　　在時(shí)間上，新專利法對(duì)判斷現(xiàn)有技術(shù)的決定日期做了修改。在舊專利法中，判斷現(xiàn)有技術(shù)的決定日期有兩個(gè)：根據(jù)102(a)，決定日期是發(fā)明日。發(fā)明人可以用宣誓、證言等方式，證明自己的發(fā)明日比現(xiàn)有技術(shù)的公開(kāi)日早，從而挫敗別人對(duì)自己的發(fā)明專利性的攻擊。根據(jù)102(b)，決定日期是申請(qǐng)日(或優(yōu)先權(quán)日)一年以前的日期， 即在申請(qǐng)日(或優(yōu)先權(quán)日)一年以前公開(kāi)的都是絕對(duì)的現(xiàn)有技術(shù)。即使發(fā)明日比現(xiàn)有技術(shù)的公開(kāi)日早，現(xiàn)有技術(shù)的公開(kāi)日如果是申請(qǐng)日一年以前，當(dāng)事人仍可用該現(xiàn)有技術(shù)挑戰(zhàn)專利有效性。

　　而在新專利法中，102(a)取消了關(guān)于先發(fā)明的規(guī)定，定義了有效申請(qǐng)日即申請(qǐng)日或優(yōu)先權(quán)日，在有效申請(qǐng)日前公開(kāi)的或是提交的專利申請(qǐng)，都可以是現(xiàn)有技術(shù)。102(b)則做了一些不喪失新穎性的例外情形的規(guī)定，這些規(guī)定體現(xiàn)出新專利法仍保留了舊專利法先發(fā)明制的一些特質(zhì)。

　　在地域上，新專利法擴(kuò)大了現(xiàn)有技術(shù)的范圍，把相對(duì)新穎性變成了絕對(duì)新穎性。根據(jù)舊專利法，世界范圍內(nèi)以專利、公開(kāi)出版物形式公開(kāi)，以及美國(guó)境內(nèi)公開(kāi)使用、銷售或者其他方式為人所知的技術(shù)均構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)。而新專利法則徹底取消了地域限制，規(guī)定世界范圍內(nèi)以專利、公開(kāi)出版物、公開(kāi)使用、銷售或者其他方式為人所知的技術(shù)均構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)。

　　在語(yǔ)言上，新專利法對(duì)其他國(guó)家現(xiàn)有專利申請(qǐng)的語(yǔ)言要求做了修改。根據(jù)舊專利法，一個(gè)來(lái)自美國(guó)以外國(guó)家的專利申請(qǐng)，如果它的PCT(《專利合作條約》)專利申請(qǐng)公開(kāi)是英文，它作為現(xiàn)有文獻(xiàn)的日期是PCT專利申請(qǐng)的申請(qǐng)日；如果PCT公開(kāi)不是英文，它作為現(xiàn)有文獻(xiàn)的日期是PCT專利申請(qǐng)或美國(guó)專利申請(qǐng)的公開(kāi)日期。新專利法第102條(d)消除了這一語(yǔ)言上的限制，規(guī)定一項(xiàng)申請(qǐng)，作為現(xiàn)有文獻(xiàn)的日期，是最早申請(qǐng)日期，而不論是在美國(guó)以外的任何地區(qū)，或者以任何語(yǔ)言提交。

　　“新專利法的這些規(guī)定，從時(shí)間，地域和語(yǔ)言上，都擴(kuò)大了現(xiàn)有技術(shù)的范圍。這就使得以現(xiàn)有技術(shù)為依據(jù)無(wú)效專利變得更容易。”陳維國(guó)表示。

　　美國(guó)歐夏梁知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師事務(wù)所合伙人梁子樵則從專利申請(qǐng)的角度，對(duì)現(xiàn)有技術(shù)范圍的變化給中國(guó)企業(yè)帶來(lái)的影響進(jìn)行了解讀。他告訴中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)記者，由于現(xiàn)有技術(shù)的范圍取消了地域的區(qū)分，中國(guó)企業(yè)如果想在美國(guó)申請(qǐng)專利，就一定要盡早，因?yàn)樵趪?guó)內(nèi)的任何買賣交易，都可能構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)，就有可能破壞新穎性，進(jìn)而成為自己專利性的障礙。另外，新專利法修改后，即使是以中文撰寫(xiě)的中國(guó)專利申請(qǐng)案，在美國(guó)也會(huì)成為現(xiàn)有文獻(xiàn)，這對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，是個(gè)利好條件，因?yàn)橐郧�，�?guó)外的專利申請(qǐng)案對(duì)美國(guó)的專利構(gòu)不成威脅。而現(xiàn)在，這些專利申請(qǐng)，都可能成為挑戰(zhàn)美國(guó)專利有效性的依據(jù)。

　　修改專利無(wú)效程序

　　拓寬專利無(wú)效渠道

　　關(guān)于授權(quán)后在美國(guó)專利商標(biāo)局挑戰(zhàn)專利有效性的程序，美國(guó)舊專利法主要有兩個(gè)：?jiǎn)畏皆賹?SPAN lang=EN-US>(Ex Parte Reexamination)程序和雙方再審程序。而最近一次美國(guó)專利法修改，取消了雙方再審程序，設(shè)立了授權(quán)后重審程序和雙方重審程序。

　　“PGR和以前的雙方再審程序有很大區(qū)別，為挑戰(zhàn)專利有效性提供了一個(gè)全新的武器。”陳維國(guó)介紹，根據(jù)舊專利法的雙方再審程序，當(dāng)事人只能根據(jù)專利或印刷出版物，來(lái)質(zhì)疑專利的新穎性和非顯而易見(jiàn)性；新專利法的PGR程序，則不限于專利或印刷出版物，而是允許基于任何現(xiàn)有技術(shù)(包括在先公開(kāi)銷售、使用等)挑戰(zhàn)專利的新穎性和非顯而易見(jiàn)性。此外，PGR還允許根據(jù)任何無(wú)效依據(jù)對(duì)一項(xiàng)專利的有效性提出挑戰(zhàn)，例如，實(shí)用性、客體是否可被專利保護(hù)、可實(shí)施性等。

　　事實(shí)上，PGR不但擴(kuò)大了無(wú)效依據(jù)的范圍，還降低了啟動(dòng)復(fù)審程序的門檻。美國(guó)歐夏梁知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師事務(wù)所合伙人約翰·歐夏(John Osha)介紹，根據(jù)舊專利法，必須對(duì)發(fā)明的專利性提出實(shí)質(zhì)新問(wèn)題，專利局才會(huì)啟動(dòng)雙方再審程序。而新專利法的PGR程序，只要求申請(qǐng)能夠證明至少有一個(gè)權(quán)利要求很有可能不具有專利性即可啟動(dòng)。

　　“不過(guò)， IPR程序和以前的雙方再審程序相比，提高了啟動(dòng)門檻。”美國(guó)歐夏梁知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師事務(wù)所合伙人杰弗瑞·布戈曼(Jeff Bergman)告訴中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)記者，雙方再審程序的啟動(dòng)要求是，申請(qǐng)必須對(duì)發(fā)明的專利性提出實(shí)質(zhì)新問(wèn)題，而 IPR程序則要求申請(qǐng)至少會(huì)對(duì)一項(xiàng)權(quán)利要求的專利性的質(zhì)疑，具有合理的勝訴可能性。

　　需要提醒中國(guó)企業(yè)的是，提出PGR程序和IPR程序的時(shí)間要求是不同的。PGR申請(qǐng)必須在美國(guó)專利商標(biāo)局授予專利權(quán)后9個(gè)月內(nèi)提出，IPR申請(qǐng)則只能在專利授權(quán)9個(gè)月后或者先前的PGR程序結(jié)束后，才能提出。

　　“提高IPR的門檻，也是為了鼓勵(lì)盡量使用PGR程序，盡早對(duì)專利提出質(zhì)疑，進(jìn)一步對(duì)在美國(guó)專利商標(biāo)局無(wú)效專利提供便利。這有助于保證專利質(zhì)量，防止專利權(quán)濫用。”陳維國(guó)表示。

　　“以前，在美國(guó)挑戰(zhàn)專利的有效性主要是在法院，費(fèi)用比較高，時(shí)間也比較長(zhǎng)。由于專利無(wú)效的途徑比較少，不只是中國(guó)企業(yè)，就連美國(guó)本土企業(yè)也不愿提請(qǐng)專利無(wú)效，而是等到最終在法院的訴訟中解決問(wèn)題——盡管之前在美國(guó)專利商標(biāo)局也可以提無(wú)效，但是使用的很少，因?yàn)樵谔釤o(wú)效理由時(shí)，應(yīng)該可以提的、應(yīng)該可以想到的無(wú)效理由必須在提交時(shí)一次性提出，如果沒(méi)有一次性提出，到法院的相關(guān)程序后就不能再提了。”梁子樵告訴中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)記者，此次專利法修改之后，PGR程序和IPR程序都由美國(guó)專利商標(biāo)局的專利審判和上訴委員會(huì)負(fù)責(zé)，費(fèi)用總體上會(huì)比在法院走訴訟程序便宜，程序也比較簡(jiǎn)單，因此，在美國(guó)提專利無(wú)效成本會(huì)相對(duì)減少，也便捷很多，這對(duì)于一直苦于美國(guó)高昂專利訴訟費(fèi)用的中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，是個(gè)利好因素。(知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)　記者　裴宏　吳艷)

                                                               12-07-13

                          ——桂林市持衡專利商標(biāo)事務(wù)所轉(zhuǎn)